A cet effet, la Cour de Justice a récemment tranché une question s’élevant à propos de l’incidence de la typologie de la marque objet d’une demande reconventionnelle en déchéance sur l’appréciation de son usage sérieux. Ainsi, il était confirmé par le juge européen que la distinction entre marque figurative et marque de position n’est pas pertinente, dès lors que les éléments figuratifs précisant l’emplacement du signe sur le produit ne constituent pas des éléments distinctifs de la marque [1]. Il était rappelé que, si de tels éléments figuratifs non distinctifs sont la plupart du temps accompagnés d’une description ou d’une déclaration de renonciation afin de préciser et limiter l’étendue de la protection demandée, ni la législation applicable ni la jurisprudence ne requièrent de telles déclarations à titre impératif.
L’exigence de l’usage de la marque sous une forme non modifiée à celle présentée lors du dépôt (I) a pour but de permettre son identification immédiate par le public pertinent. L’indifférence de la qualification de la marque dans l’appréciation de l’usage sérieux (II) peut être subordonnée à la représentation graphique claire et précise des éléments du signe dans l’acte d’enregistrement.
I) Exigence d’usage de la marque sous une forme non modifiée.
L’usage du signe sous une forme modifiée est susceptible de dénaturer la marque dans sa version déposée et donc protégée. Un tel usage peut altérer le caractère distinctif de la marque et fonder son annulation pour défaut d’usage (A). Le critère de la représentation claire et précise du signe apparaît plus que jamais crucial afin de préciser les contours de la protection (B).
A) Risque de l’altération du caractère distinctif de la marque.
L’article 4 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne dispose que le signe déposé à titre de marque soit apte à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises. La marque doit donc être exploitée de façon à permettre au public pertinent d’identifier leur origine commerciale, c’est-à-dire d’identifier les produits pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée [2]. La marque doit donc être exploitée conformément à sa version présentée dans le dépôt de la demande d’enregistrement, puisque celui-ci conditionne l’étendue de la protection.
Cependant, l’article 18 du RMUE précise que l’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif est assimilé à un usage sérieux de cette dernière. Dans le cadre d’une action en déchéance, il peut se révéler délicat pour le juge d’apprécier quelles modifications de la marque peuvent affecter son caractère distinctif de manière déterminante. Ce caractère déterminant va nécessairement s’apprécier quant à la perception du consommateur.
En l’espèce, la société Munich est détentrice d’une marque de l’Union européenne de type figuratif pour les produits relevant de la classe 25, soit pour des chaussures de sport. Ce signe se compose d’une croix constituée de deux lignes noirs interposées, représentées en traits continus. Des traits en pointillés forment les contours de la chaussure de sport ainsi que ses lacets. Suite à une action en contrefaçon engagée par la société Munich à l’encontre de la société Deichmann devant la juridiction allemande, cette dernière a introduit une demande reconventionnelle tendant à la déchéance pour non-usage de la marque figurative de Munich.
Selon la société Deichmann, la marque précitée n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux au sein de l’Union européenne au cours des cinq années précédant cette demande. Suite à la décision d’annulation de l’EUIPO de la marque de la société Munich et l’annulation de ladite décision par la chambre de recours, un pourvoi était porté devant la juridiction communautaire. A l’appui de son action en déchéance, la société Deichmann arguait que la marque de Munich constituait une marque de position et non pas une simple marque figurative. Les contours en pointillés représentant les contours du produit servant à préciser l’emplacement du signe, il importerait dès lors que la marque soit systématiquement utilisée avec ces pointillés sur la chaussure.
Toutefois, il convient de préciser que la condition d’usage sérieux est satisfaite même lorsque seul l’élément figuratif d’une marque complexe est utilisé, pour autant que le caractère distinctif de ladite marque, telle qu’enregistrée, ne subisse [3]. Il était également rappelé en 2013 que le règlement n° 207/2009 n’exigeant pas une stricte conformité entre la forme utilisée dans le commerce et celle sous laquelle la marque a été enregistrée, vise à permettre au titulaire de cette dernière d’apporter au signe, à l’occasion de son exploitation commerciale, les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés [4].
B) Affirmation du critère de la représentation claire et précise du signe.
Selon la société Deichmann, l’exploitation de la marque en l’absence des pointillés représentant les contours du produit n’est pas de nature à caractériser un usage sérieux. A cet effet, la Cour relevait que la législation applicable ne définissait pas la notion de marque de position, si bien que le juge n’était pas tenu de considérer que la qualification de la marque en cause en tant que marque figurative ou marque de position était pertinente. Par conséquent, la question de savoir si les pointillés formant les contours de la chaussure et désignant l’emplacement du signe sont compris dans la protection dont bénéficie la marque figurative doit être appréciée selon les caractéristiques essentielles liées à la représentation graphique de la marque.
En l’occurrence, deux types de graphisme avaient été employés pour représenter la marque, à savoir des lignes discontinues ou pointillés, qui représentent l’apparence du produit couvert par la marque, ainsi que deux lignes continues pleines représentant une croix apposée. Le juge s’est fondé sur la représentation graphique de la marque en cause, indépendamment de sa classification, aux fins d’apprécier l’existence ou non d’un usage sérieux de celle-ci. Il convient de se reporter à la jurisprudence de la Cour de Justice, qui estimait dès 2014 que le fait que la marque en cause a été enregistrée en tant que marque figurative n’importe pas aux fins de déterminer l’étendue de la demande de protection. En effet, lors de l’appréciation des caractéristiques d’un signe, peuvent être pris en considération, outre la représentation graphique et les éventuelles descriptions déposées lors du dépôt de la demande d’enregistrement, d’autres éléments utiles à l’identification convenable des caractéristiques essentielles d’un signe [5].
Dès lors, les traits en pointillés formant les contours de la chaussure de sport et de ses lacets doivent être compris comme permettant de préciser l’emplacement du signe, de telles lignes discontinues étant par ailleurs habituellement utilisées pour montrer, de façon précise, la position sur le produit pour lequel ce même signe a été enregistré. Pour autant, les contours dudit produit ne sont pas visés par la marque. En conséquence, il pouvait être déduit directement de la représentation graphique de la marque en cause que la protection sollicitée visait uniquement la croix constituée de deux lignes noires interposées et représentées en traits continus.
Pour la détermination de l’objet de la marque en cause, il importe donc surtout que la représentation graphique d’une marque soit claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective [6]. L’usage sérieux de la marque dans la vie des affaires doit être effectué conformément à la représentation graphique contenue dans l’acte de dépôt et faisant montre des éléments déterminants et distinctifs du signe. A cet effet, il était jugé en 2010 par la Cour d’appel de Paris et conformément à la ligne suivie par la Cour de Justice que l’usage d’une marque semi-figurative sous une forme modifiée altère son caractère distinctif, dans la mesure où les éléments figuratifs de la marque, tels que le graphisme particulier des lettres, la taille plus importante d’une d’entre elles, ainsi que le décalage des deux termes constituant la marque et lui conférant son caractère distinctif, ne sont pas utilisés [7].
II) Indifférence de la qualification de la marque dans l’appréciation de l’usage sérieux.
L’identité relative entre marque de position et marque figurative (A) rend toutefois nécessaire la délimitation de l’objet de la protection revendiquée (B), notamment par le biais d’une description ou d’une déclaration de renonciation au stade de la demande d’enregistrement.
A) Identité relative entre marque de position et marque figurative.
Selon la société Deichmann, les marques de position constituent une catégorie spécifique de marques, différente de la catégorie des marques figuratives et possédant un objet et des conditions de protection spécifiques. Même si la marque de la société Munich était revendiquée en tant que marque figurative au moment de son enregistrement, la demanderesse argue que la présence des lignes discontinues indiquant l’emplacement des bandes croisées sur la face latérale de la chaussure étaient également revendiquées au titre de la protection de la marque.
A l’appui, la requérante soutient que les conditions légales, l’objet et le champ de protection propres aux différents types de marque ainsi que leurs modalités d’utilisation seraient distincts. Si la marque est de type figuratif, son objet consisterait en la représentation graphique telle qu’enregistrée, à savoir l’image stylisée d’une chaussure à lacets avec une semelle invisible et deux bandes croisées sur le côté. Mais si la marque est considérée comme une marque de position, son objet consisterait en deux bandes croisées devant obligatoirement être apposées à un emplacement spécifique sur le produit. Tandis que la marque figurative se caractérise par la présence d’éléments figuratifs conférant sa distinctivité au signe, la marque de position indique un positionnement précis du signe sur le produit permettant au public d’identifier l’origine commerciale dudit produit [8].
Nonobstant, le juge européen précisait en 2010 que les marques de position se rapprochent des catégories de marques figuratives et tridimensionnelles, dès lors qu’elles visent l’application d’éléments figuratifs ou tridimensionnels à la surface d’un produit et que, dans le cadre de l’appréciation du caractère distinctif d’une marque, la qualification d’une marque de position en tant que marque figurative ou tridimensionnelle ou en tant que catégorie spécifique de marques est dépourvue de pertinence [9].
En l’espèce, il apparaît que l’enregistrement de la marque en cause désignée en tant que marque figurative, ne contenait ni une description de celle-ci, ni une déclaration de renonciation limitant la portée de la protection au signe situé sur le côté du produit. L’identité relative entre marque figurative et marque de position trouve une faille dans le cadre de la preuve de l’usage sérieux, lorsque l’emplacement du signe sur le produit est susceptible de conférer sa distinctivité à la marque. D’où le recours à la représentation graphique de la marque afin de déterminer la portée exacte de la protection du signe, à défaut de toute précision du titulaire sur les éléments constituant l’objet du signe revendiqué.
B) Nécessaire délimitation de l’objet de la protection revendiquée.
La société Deichmann soutenait que si une marque contenant des lignes discontinues ou des pointillés n’est pas décrite comme une marque de position, ou si les lignes discontinues ou pointillés ne font pas l’objet d’une déclaration de renonciation expresse, cela implique que lesdites lignes font parties de la marque. En effet, le titulaire du droit étant libre de préciser l’étendue de la protection demandée en ajoutant une description de l’objet de la marque enregistrée, il y aurait lieu d’en déduire que l’absence de spécifications vaudrait revendication de l’ensemble des éléments graphiques fournis au moment du dépôt.
La Cour de Justice rappelle qu’effectivement, l’utilisation des lignes discontinues lors de l’enregistrement d’une marque est souvent accompagnée d’une description ou d’une déclaration de renonciation limitant l’étendue de la protection demandée. Néanmoins, ni la législation applicable, ni la jurisprudence n’exigent expressément le dépôt de telles déclarations. De même, la demanderesse se prévalait des directives de l’EUIPO, qui impliquent qu’une marque de position soit expressément décrite en tant que telle. Cependant, il apparaît que ces directives ne constituent pas des actes juridiques contraignants pour l’interprétation des dispositions du droit de l’Union européenne, de sorte que le titulaire de la marque figurative n’est pas tenu par la réglementation de préciser la nature de sa marque dans l’acte de dépôt [10].
Nous pouvons noter que l’absence de description ou de déclaration de renonciation au stade du dépôt de la marque contribue à fragiliser le titre. En effet, la délimitation insuffisante de l’objet de la protection laisse la porte ouverte à l’argumentaire des concurrents, visant à prouver le défaut d’usage de la marque. Il convient de déterminer autant que possible les éléments distinctifs de la marque afin de préciser les contours de la protection. Cela est une question de sécurité juridique, et permet d’éviter de voir tomber le titre au moment de l’exercice du droit, notamment dans le cadre d’une action en contrefaçon.
En l’espèce, le juge européen estime que les différences entre la marque litigieuse et les variantes utilisées sur les chaussures commercialisées par la société Munich présentaient un caractère négligeable. En conséquence, la société Munich justifie d’un usage sérieux de la marque en cause. Les agissements contrefaisants sont donc retenus à l’encontre de la société Deichmann.
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