Marques enregistrées en noir et blanc : osez le blanc et noir.

Pour rappel une marque doit faire l’objet d’un usage sérieux et, à défaut, s’expose à une action en déchéance pour non-usage. L’usage doit être fidèle à la forme sous laquelle la marque a été enregistrée. Il peut également s’opérer sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas son caractère distinctif, en d’autres termes ses caractéristiques essentielles. Il existe en pratique une certaine tolérance qui permet de tenir compte de l’usage d’une marque sous une forme modifiée par rapport au signe tel qu’enregistré, sous réserve toutefois, qu’en dépit des modifications, les signes pris dans leur ensemble, soient considérés comme équivalents. Il s’agit de la théorie de la « loi des variantes autorisées ».

Quel est le degré de variation autorisé ?

Une inversion de contraste ou de couleur par rapport à la forme dans laquelle la marque a été enregistrée est-elle possible ?

La deuxième Chambre des recours de l’EUIPO, a, dans sa décision en date du 10 mars 2023 (R1422/2022-2, R1422/2022-2 [1]), confirmé que l’exploitation d’un signe (photo ci-dessous à gauche), représentant deux chevrons blancs sur fond noir (photo ci-dessous à droite), était de nature à valider la marque figurative enregistrée, composée de deux chevrons noirs sur fond blanc.

Les faits de cette affaire.

La société Hummel Holding A/S (ci-après "Hummel"), est titulaire de l’enregistrement international no 915962 désignant l’UE pour la marque figurative susmentionnée, enregistrée en 2006 pour divers produits et services des classes 3, 18, 25, 28 et 35.

La société Barry’s Bootcamp Holdings, LLC, (ci-après Barry’s Bootcamp) a déposé, auprès de l’EUIPO, une demande en déchéance pour non-usage de cette marque pour tous les produits et services désignés.

La division d’annulation a partiellement rejeté la demande en déchéance et a considéré que la société Hummel avait bien démontré l’exploitation sérieuse de sa marque. Ces preuves, nombreuses, comportaient des représentations de la marque sur fond blanc (telle qu’enregistrée) et sur fond noir (exploitation différente de l’enregistrement) comme illustré ci-dessous :

Exploitation telle qu’enregistrée :

Exploitation différente de l’enregistrement :

Barry’s Bootcamp a formé un recours contre cette décision en faisant valoir que parmi ces preuves, un grand nombre comportait la représentation de la marque sous une forme inversée (blanc sur fond noir) et que, compte tenu du faible degré de distinctivité du signe, cette différence d’exploitation était de nature à altérer le caractère distinctif de la marque enregistrée et, partant, à l’invalider.

Barry’s Bootcamp invoquait, notamment, un arrêt du Tribunal de l’Union Européenne de 2019, T-307/17 (Curia - T-307/17 (europa.eu)), concernant la marque d’Adidas représentant trois bandes. Dans cette décision, le tribunal avait retenu que l’usage par Adidas de sa marque (enregistrée en noir sur fond blanc photo de gauche) en inversion de couleur (photo de droite) était une variation non négligeable, de nature à altérer son caractère distinctif.

En l’espèce, la marque en cause a été qualifiée d’« extrêmement simple », dans la mesure où le signe présentait relativement « peu de caractéristiques » et représentait trois lignes noires parallèles dans une configuration rectangulaire sur un fond blanc et que

« eu égard à l’extrême simplicité de la marque en cause, même une légère variation pouvait entraîner une altération significative des caractéristiques de la marque telle qu’elle a été enregistrée ».

Il est à noter que cet arrêt envisageait des causes de nullité absolue et le caractère distinctif acquis par l’usage. Il faisait également référence à la forme qui diffère de la forme sous laquelle la marque a été enregistrée par des variations significatives.

La Chambre de recours a adopté une solution différente et adaptée au cas d’espèce.

Elle a tout d’abord relevé que :

• la marque en cause possède un caractère distinctif sui generis au moment de l’enregistrement
• la marque n’est pas « extrêmement simple » en ce que les chevrons ne sont pas des formes géométriques basiques et peuvent être représentés de multiples façons.

Ensuite, la Chambre de recours précise pourquoi l’inversion de couleur n’altère pas le caractère distinctif de la marque estimant que, le signe exploité conserve sa forme, ses contours, ses proportions. La variante de la marque telle qu’exploitée est donc largement équivalente à la marque enregistrée.

Elle cite aussi la communication sur la pratique commune du champ de protection des marques en noir et blanc de 2014 de l’European trademark and design network ([common_communication 2014 (europa.eu [2]).

• les éléments verbaux et figuratifs coïncident et constituent les principaux éléments distinctifs de la marque
• le contraste des teintes est respecté
• la couleur ou la combinaison de couleur ne possède pas de caractère distinctif en soi
• la couleur n’est pas l’un des principaux éléments contribuant au caractère distinctif global de la marque.

En l’espèce, tous les critères sont respectés, notamment le respect du contraste qui permet au public de bien reconnaitre la marque permettant de conclure que les preuves d’usage du signe avec l’inversion de couleurs constituent bien des preuves d’usage valables de la marque enregistrée.

Jurisprudence à l’appui.

La Chambre de recours s’est notamment appuyée sur un certain nombre de décisions, dans lesquelles l’usage des signes sous une forme différente de l’enregistrement a été considéré comme n’altérant pas le caractère distinctif de la marque enregistrée :

• Marque enregistrée (gauche) / Usages sous une forme modifiée (droite) - Arrêt du Tribunal de l’UE en date du 15 octobre 2019 T-582/18, X Boxer Barcelona (fig.)/X (fig.) et al, (Curia - T-582/08 (europa.eu)) : Example of a permitted trademark use of a black and white trademark in colour.

• Marque enregistrée (gauche) / Usage sous une forme modifiée (droite) - Arrêt Chambre de recours de l’EUIPO en date du 24 septembre 2019 R 1814/2017-4, Geometric Figure/Geometric Shape, R1814/2017-4 [3] :

Il est également fait référence à une décision impliquant la société Hummel, en date du 12 novembre 2020 (R2557/2019-5, [4]) dans laquelle les chambres de recours ont admis l’admissibilité de preuves (et donc de l’usage) représentants un élément figuratif encore sous forme d’un chevron, dans toute sorte de couleurs et différentes de celles des marques enregistrées invoquées (à gauche) et en noir (à droite).

Points clés à retenir.

En conclusion, il faut retenir de cette décision une nouvelle illustration utile de la jurisprudence applicable en matière d’usage d’une marque sous une forme différente de son enregistrement. Une certaine tolérance est accordée aux titulaires de marques, permettant d’adapter l’usage de leur marque enregistrée aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés, il n’en demeure pas moins que le signe doit conserver son ADN et que ces variations ne doivent pas altérer son caractère distinctif.