Par Samir Boukider, Avocat.
 
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  • Parution : 10 août 2020

Guide de lecture.
 

Is there really overlap between substantive law and procedural law for trade marks protection under Algerian law ?

There is no doubt for business success for provision of equipment and supply of services alike, it shall have invested beforehand in one or more components of intellectual property rights. As such, trade mark or trade fabric can cover image or name or shape that vehicle such goods and services to reach end-user mind. Whereas, vagaries of trade expansion beyond States’ borders combined with products reaching the world four corners, intellectual property rights overall and famous trade marks especially, have increasingly became easy target of unlawful exploitation. Over the time, trade marks protection triggered attention of many players at international and national level due to unprecedented spread of this phenomenon.

In fact, infringements committed do not provoke harm against trade mark owner only as consequence of exploitation against its holder’s will, but instead their consequences have also devastating effects against consumers’ health. Therefore, the double negative effects of trade marks’ infringements necessitate also double efforts at international and national level to combat such reckless behaviour of businesses.

The legal regime of trade marks protection in Algeria is well defined and inspired, to some extent, from international instruments, following harmonization process launched by the World Intellectual Property Organization (« WIPO ») and the World Trade Organization (« WTO »), despite Algeria is not a State member in the latter organization.

In the same context, the first piece of legislation that tends to govern trade marks is enshrined from Ordinance N°66-57 relating to fabric and trade marks, dated March 19, 1966. There was a steady application of said Ordinance and resistance to the wind of changes, notwithstanding Algeria structural reforms at the beginning of nineties’ (1990s). However, new set generation of intellectual property laws have emerged, as from 2003 with an overhaul alteration of existing system and adoption, as far as trade marks are concerned, of Ordinance N°03-06 relating to marks dated July 19, 2003, thus repealing Ordinance N°66-57.

As a recognition of trade marks law wide scope enough, reason to focus, in the present study, about protection granted by law to duly registered trade marks. Likewise, trade marks litigation is a field that encompasses different kind of litigation. Indeed, there is litigation that deals with invalidity issues of existing trade marks in one hand and litigation that tends to protect registered marks from illegal use and unlawful exploitation in the other hand. Therefore, the present study will focus on illegal use and unlawful exploitation, leaving aside litigation that may arose as to invalidity issues for future contribution.

Since trade marks (in)validity have been excluded voluntarily from the present study, then it is legitimate to interrogate about the study title, why it refers again to substantive law as opposed to procedural law, knowing that substantive law in general deals, among others, with validity or existence issues of a right. Having said that, Ordinance N°03-06 relating to marks is a « pure » substantive piece of legislation. In order to highlight substantive nature of

Ordinance n°03-06, the matters covered include :
- Acquisition of trade right following registration with competent authority,
- Motives for refusal of marks registration,
- Rights’ conferred upon mark holder after registration,Rights assignement,
- Rights loss after renunciation, annulation and revocation,
- Collective marks,
- Rights infringements and sanctions.

However, among eight (08) chapters included in Ordinance N°03-06, there is one (01) chapter deals with « pure » procedural issues on how to protect registered marks from illegal use. The inclusion of chapter relating to procedural issues of marks judiciary protection is trivial one and shows once again substantive nature of Ordinance N°03-06.

The Algerian legislator in order to increase level of protection provided to trade marks registered in Algeria, Law N°08-09 pertaining civil and administrative procedure code, dated February 25, 2009, (« CAPC ») have included another provision relating to provisional seizure proceedings applicable to intellectual property (including trade marks) as a temporary measure to counter against counterfeit products and goods.

The purpose of the present study is to examine each of proceedings purporting to afford protection for trade marks under Ordinance N°03-06 and then Law N°08-09.

I. Preliminary section.

Before entering into depth with trade marks protection as indicated above, there is one preliminary question need to be asked regarding registered marks infringements :

Where do the counterfeit products and goods came from ?

The answer is crucial to the extent that where the trade mark owner in contemplation of building-up its strategy upon which to defend his own trade mark from the purported offences may lead to different course of actions :

- If the counterfeit goods were already in the Algerian customs territory, for whatever reasons, the trademark holder does not know how these goods were admitted and/or had access to the Algerian customs territory and/or the said counterfeit goods were manufactured in Algeria, in this case, the contemplated course of action for the trade mark protection begins : either with activation of protection device of Ordinance N°03-06 (as protection of substantive law), or by Law N°08-09 of the CAPC (as a protection of procedural law) please see infra.

- In the contrary, if the counterfeit goods are within process of entering Algerian customs territory by another rival competitor company or an importer, then trade mark owner before using substantive or procedural protection mentioned above, in order to prevent goods from entering Algerian customs territory, there is also a supplemental provisional protection for trade mark owners, which it can be obtained at Border Customs Office Control.

1. Provisional measures obtained before Border Customs Office Control.

According to Ministry of Finance Order relating to implementation modalities of article 22 of Algerian customs law, dated July 15, 2002, sets out special measures that need to be taken by trade mark owners in case of imports infringing intellectual property rights.

If trade mark owner has knowledge or information that a shipment of imported counterfeit products are within process of entering Algerian customs territory by an alleged infringer, the former can request customs authority intervention at the port of arrival (down-loading) to prevent alleged infringer from admitting in the customs territory its counterfeit products and disposal to consumers within the internal market.

2. Trade mark owner formal petition request.

Customs authority intervention is subject to trade mark owner formal request to intervene at the port of down-loading and intercept counterfeit products at arrival. The formal request must include the following information relating, as to :
- Proof of trade mark registration with Algerian National Institute of Intellectual Property (« INAPI »),
- Counterfeit products arrival date at the port of down-loading,
- List of counterfeits products with sufficient description of each items, if necessary,
- Identity of importer (natural or legal person - Algerian origin or foreigner).

Customs authority while processing trade mark owner’s request, may demand from the latter submission of guaranties that cover :
- Trade mark owner liability towards importer, if, it reveals at later stage of the customs inquiry that the imported goods do not infringe the owner’s trade mark, and
- Customs authority expenses for processing customs control over the imported goods.

3. Legal nature of provisional customs control.

All indications suggest that the applicant’s successful request will lead to issuance of an administrative seizure order from customs authority at the port of arrival to prevent counterfeit goods from admitting the customs territory.
The administrative seizure is temporary in nature and valid only for ten (10) days with possibility for renewal for another term equal to the first term upon duly motivated request from trade mark owner. As result, trade mark owner is required within the first ten (10) or following its renewal to initiate the appropriate legal proceedings before competent tribunal (civil or criminal proceedings). Failing to do so, within the required time, customs administrative seizure will be lifted.

II. Preliminary and provisional proceedings under Ordinance N°03-06 relating to marks dated July 19, 2006 (as a substantive law protection).

The trade mark owner entitlement for preliminary and provisional proceedings are closely linked with existence of an infringement or potential commission of an infringement against a registered trade mark.

1. Provisional proceedings without seizure.

According to article 34 of Ordinance N°06-03, by virtue of an ex parte order issued by the Tribunal’s President, trade mark owner can proceed, possibly with assistance and help from an expert, with « detailed description of the counterfeit goods without seizure » of such goods, which trade mark owner pretends to be causing harm and prejudice to his own trade mark.
As mentioned, the order is made upon a simple request from trade mark owner on ex parte basis (that mean without physical presence of the potential infringer, as defendant) before Tribunal’s President. The applicant’s request if successful, then the Tribunal’s President in Chambers will take order.

As always, trade mark owner shall justify registration of his entitlement, before INAPI, otherwise protection sought will be denied. It follows that allegation as to trade mark infringements before its formal registration at INAPI cannot be pursued before Tribunal. However, behaviours and acts subsequent to notification with a copy of trade mark registration made to alleged infringer may be established and prosecuted, according to article 27.1 of Ordinance N°03-06.

In addition, such judiciary protection extends as well to beneficiaries with exclusive right of mark exploitation. Therefore, legally speaking, such category has a loco standi to pursue and initiate proceedings in the same way as trade mark owner entitlement for provisional and preliminary counterfeit proceedings, especially if trade mark owner after due notification from beneficiary informing him about potential existence of mark infringement has failed to respond or to take action to protect his trade mark.

2. Provisional proceedings with seizure.

These proceedings are identical to those mentioned above, however, since trade mark owner request from Tribunal include « seizure of counterfeit goods », then Tribunal may demand from trade mark owner, as applicant of Algerian origin or foreigner, a constitution of a financial bond or caution as safeguard against abusive or irreversible effects of proceedings.

3. Practical information which need to be included in the request and steps to be followed by applicant for the Tribunal’s President order issuance (with or without seizure).

To facilitate the Tribunal’s President reaching, as much as promptly, to grant requested order, provisional seizure proceedings request shall contain the following information :
- Applicant’s name, first name, profession and domicile (for a natural person) and business name and corporate address and legal representative (for a legal person),
- The alleged infringer surname, first name and domicile (for a natural person), business name and corporate address and its legal representative, if any (for a legal person),
- A brief description of the request’s purpose and means, for example designation of an expert within list of Tribunal’s sworn experts to find out about infringement or potential of committing an infringement,
- A brief description of the products to be tested and verified in the field inspection by the appointed expert by providing its name, colour, modos operandi and product any other essential characteristic,
- The request must also contain all documents justifying order issuance. We can mention, for instance, document certifying registration of trade mark with INAPI, applicant’s articles of association and trade register (for a legal person),
- The applicant’s request with attachments must be filed with office of the Tribunal’s President,
- As far as jurisdictional issues are concerned, technically speaking, Tribunal of the place where counterfeit goods are located has jurisdiction to issue requested order. Consequently, the order is linked with a precise jurisdiction and grant of an order with global reach jurisdiction does not exist,

If infringement of the same trade mark occurs in different places (even by the same infringer or by different infringers), then different orders need to be requested from different places correspondingly with the place of localization of counterfeit goods.
- For each request filed before Tribunal payment of registration fees of approximately 1.500 DZD is required,
- The Tribunal’s President within few days of request filing should signed it. The Tribunal’s President may refuse the request signature, if at first sight, he considers that there is no prima facie case, which justify order issuance and without being obliged to give reasons for his decision.

4. Enforcement of provisional seizure proceedings order by Court’s bailiff (« huissier de justice »).
- Trade mark owner after obtaining said provisional order from Tribunal (with or without seizure), shall proceed, as soon as possible, for its enforcement by Court’s bailiff, possibly with assistance from an expert, if the Tribunal’s order includes a designation of an expert.
- The expert’s role is to assess trade mark owner arguments truthiness and veracity. The expert’s fees may varies between 30.000 and 50.000 DZD.

Following the appointed expert observations gathered from field inspection, customs authority need to be informed as soon as possible, if the counterfeit goods are located in the down-loading port in case of imported counterfeit goods (please see Supra).

As such, customs authority can proceed with a protective seizure of counterfeit products, pending a judgment by competent judicial authority on the merits. The customs procedure, even temporary, prevents counterfeit goods owner or holder from being disposed of in the market.

- At the end of proceedings, a copy of Court’s bailiff record minute of counterfeit products seizure or detailed description shall be handed to seized infringer.

- In addition, continuing validity of provisional seizure proceedings order is subordinated to commencement, within prescribed timescale of legal action on the merits of the case either before judges of civil or criminal matters.

Indeed, article 35 of Ordinance N°06-03 stipulates that : “mark owner failing to initiate either civil or criminal proceedings within a period of one (01) month, the description or seizure provisional proceedings as the case may be, became void automatically, without prejudice to any damages that may be claimed”.

The one (01) month period shall commences either from the date on which :
- Court’s bailiff has drafted seizure record-minute or
- Appointed expert has submitted his report with the Tribunal clerk office.

Therefore, the provisional seizure-description or seizure order shall receive a validation by a judgment on the merits.

- The claim on merits and substance should be initiated with the Tribunal of first instance, commercial section, where counterfeit goods are located. Registration fees are set at 4 500 DZD.

- The case on merits “writ of summons” shall be served by Court’s bailiff at the infringer’s home or place of business with at least twenty (20) days of time lapse between writ of summons notification date and infringer 1st appearance date before Tribunal, under threat of procedural irregularity.

- The costs of Court’s bailiff for serving writ of summons vary between 3 500 and 4 500 DZD.

- The proceedings at Tribunal, commercial section last between 2 to 3 months.

III. Provisional seizure proceedings of counterfeited goods under Law N°08-09 pertaining (« CAPC ») dated February 25, 2008 (as a procedural law protection).

Algerian law entitles any person who has an invention or registered production that is legally covered by trade mark registration to proceed with provisional seizure of samples of counterfeit goods, according to article 650 of CAPC.

1. Procedural steps for provisional seizure of counterfeit goods.

1.1 Issuance of provisional seizure order request.

The legislator has empowered trade mark owner to initiate provisional seizure proceedings against owner or holder of counterfeit products. In this case, he must obtain a seizure order through a request submitted in the form of a petition for Tribunal’s President attention in whose jurisdiction, seized products are located or place where the infringer is domiciled.
The Tribunal‘s President must take decision on provisional seizure request submitted to him, within a maximum period of five (05) days from request filing date with Tribunal’s clerk office, as stipulated in Article 649.2 of CAPC.

1.2 Service and notification of provisional seizure order.

The party who has issued for his interest with a provisional seizure order must submit a formal notification through Court’s bailiff to the party against whom order is made, according to article 405 of CAPC. As consequence, the intended person to be notified in this case is a person against whom provisional seizure order was issued to obtain a sample of counterfeit goods, models and products belonging to him.

The provisional order official notification shall be in respect to natural person be made, either through personal communication and might be via family members who live with the person intended to be notified.
The provisional order official notification shall be in respect to legal person be made for the attention of such legal person’s legal representative.

In all cases, provisional seizure order notification record-minute, drafted by Court’s bailiff shall contain, under threat of annulation for irregular procedure, the following information :
- Court’s bailiff name, surname, professional address, signature and seal,
- Notification date and hour in letter script,
- All details required of the party notified as natural or legal person as provided above.

1.3 Provisional seizure order enforcement.

The Court’s bailiff proceed with implementation of provisional seizure order following establishment of a seizure record-minute on a sample of a counterfeit product. The record-minute must contain all mandatory information under threat of record-minute nullity.
It shall include as well description of the seized sample (name, colour, shape and format).
Once Court’s bailiff finalize seizure description procedure, then the sealed package-containing sample of seized product shall be deposited with Tribunal clerk office.

2. Legal consequences of provisional seizure proceedings order upon counterfeit goods.

2.1 Counterfeit products are under judiciary control.

The seized sample can be used as evidence in further proceedings to establish infringer’s liability for illegal use of owner’s trade mark. Indeed, one of the benefit of making a provisional seizure order against any person is to prevent such person from dissipating or destructing such goods.

In the context of trade marks law, it serves for evidence preservation about existence of an offence against a registered trade mark and prevent the alleged infringer from deteriorating, such evidence once a claim in substance is initiated.

2.2 Initiating a judiciary claim on the merits against alleged infringer.

Survival of provisional seizure order measures taken by Tribunal’s President are subject to initiation by trade mark owner a claim on merits before competent tribunal for ascertaining validity of measures taken.
Such claim in substance must be commenced within fifteen (15) days of provisional seizure order issuance. Failing to do so, will annul previous measures taken in the provisional seizure order.

The seized judge has extensive powers as to :
- Grant damages for losses sustained by trade mark owner as a result of the breach,
- Order destruction of counterfeit products,
- Order alleged infringer from ceasing with the activity that is in breach of trade mark owner’s entitlement to exploit his legally registered trade mark, and
- Order revocation or annulation of infringer’s own trade mark, if it has been subject to fraudulent or mistaken registration.

3. Innovations introduced by Law N°08-09 as a procedural law protection.

According to article 648 of CAPC, provisional seizure order measures can be sought either before or after commencement of legal proceedings on the case merits :
- If filed before action en merits, request for validation of provisional seizure order measures shall be brought within fifteen (15) days of provisional seizure order issuance (as illustrated above).
- On the contrary case, which is a possible option under article 648 of CAPC, if filed after legal action on merits, request for validation of provisional seizure order measures does not obey to any time requirement, except that claimant shall request validation of such measures before same judge (in charge of the claim on merits) by submission of additional memorandum to be joined with the principal claim on merit for adjudication by one single judgment at the end of proceedings.

Therefore, possibility of commencing a claim on the merits, then request provisional seizure measures within the proceedings of such principal claim, similar situation cannot possibly occurs in the context of intellectual property rights protection, except in one hypothesis. Indeed, the claimant (as victim of an infringement) instead of pursuing an infringement legal action against presumed infringer he has preferred an action of annulment or revocation against infringer’s registered mark.

In another aspect, provisions of Law N°08-09, has confirmed that trade marks and intellectual property rights overall, as part of trader’s achalandage, can be subject to provisional seizure proceedings order by trader’s creditors, for the satisfaction of their rights against the holder of the trade mark, as debtor, according to article 651 of CAPC.

Conclusion.

We are of the view that the procedural issues included in Ordinance N°03-06 relating to marks law was a necessary initiative and step at that time from the legislator, considering the old version of civil procedure code, dated back to 1966 does not provide adequate protection for the trade marks owners. Therefore, the Algerian legislator felt obliged to afford mechanism of protection for trade marks by inclusion of one legal provision of procedural nature within Ordinance N°03-06.

Introduction of Law N°08-09 pertaining CACP has in fact consolidated, from different aspects, the existing protection of trade marks inherited from Ordinance N°03-06. As result, both proceedings can be used side by side as one legal corps for trade marks protection enhancement. As such legal provisions of Law N°08-09 came to provide Ordinance N°03-06 with an emergency valve by covering some of the deficiencies and overcome the gaps observed previously to its adoption in 2008.


Traduction intégrale du texte en français

Existe-t-il vraiment chevauchement entre le droit matériel et le droit procédural pour la protection des marques commerciales en droit algérien ?

Introduction.

Il ne fait aucun doute pour la réussite de l’entreprise tant en matière de fourniture d’équipements que de fourniture de services, elle aura préalablement investi dans un ou plusieurs éléments de droits de propriété intellectuelle. En ce sens, la marque commerciale ou la marque de fabrique peut couvrir l’ image, le noms ou le format qui véhiculent ces produits et services pour atteindre l’esprit du consommateur final. Pendant que les aléas de l’expansion du commerce mondial combinés avec les produits atteignant les quatre coins du monde, les droits de propriété intellectuelle en général et les marques commerciales connues, en particulière, sont devenus de plus en plus une cible facile d’exploitation illégale. Au fil du temps, la protection des marques a attiré l’attention de nombreux acteurs au niveau international et national en raison de la propagation inédite de ce phénomène.

En réalité, les infractions commises ne provoquent pas seulement un préjudice au propriétaire de la marque commerciale résultant de l’exploitation illicite de celle-ci contre la volonté de son titulaire, mais, ses conséquences ont également des effets dévastateurs sur la santé des consommateurs. Par conséquent, le double effet négatif des infractions aux marques nécessitent également un double effort au niveau international que national pour lutter contre ce comportement des entreprises imprudentes.

Le régime juridique de la protection des marques en Algérie est bien défini et inspiré, dans une certaine mesure, par d’autres instruments internationaux, suite au processus d’harmonisation lancé par l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (« OMPI ») et l’Organisation Mondiale du Commerce (« OMC ») bien que l’Algérie n’est pas Etat membre à cette dernière organisation.

Toujours dans le contexte algérien, le premier texte de loi qui tend à régir les marques résulte de l’Ordonnance n°66-57 relative aux marques de fabriques et de commerce, du 19 mars 1966. Il y a eu une application régulière de ladite Ordonnance avec une certaine résistance au vent de changement nonobstant les réformes structurelles qu’a connu l’Algérie au début des années 1990. Cependant, une nouvelle génération de lois sur la propriété intellectuelle est apparue, à partir de 2003 avec une modification quasi générale du système en place et l’adoption, en ce qui concerne les marques, l’Ordonnance n° 03-06 relative aux marques, du 19 juillet 2003, abrogeant ainsi l’Ordonnance N ° 66-57.

Il faut reconnaître que le champ d’application du droit des marques commerciales est assez large, raison pour laquelle se concentrer, dans la présente étude, sur la protection accordée par la loi aux marques commerciales dûment enregistrées. En outre, le contentieux en matière de marques commerciales est un domaine vague et riche, qui englobe différents types de litiges. En effet, Il existe un contentieux qui règle les problèmes de validité de marques commerciales existantes d’une part et le contentieux qui tend à protéger celles-ci contre l’utilisation et l’exploitation illégale d’autre part. Par conséquent, la présente étude sera consacrée au deuxième volet, laissant de côté les litiges qui pourraient surgir quant aux questions de validité des marques.

Puisque le contentieux sur la validité de marques a été exclu volontairement de la présente étude, il est toute à fait légitime de s’interroger sur l’intitulé de l’étude, pourquoi il se réfère à nouveau au droit matériel par opposition au droit procédural, sachant que le droit matériel en principe général traite, entre autres, de la (in)validité ou aux questions liées à l’existence du droit.

Ceci dit, l’Ordonnance n°03-06 relative aux marques est un « pur » droit matériel. Afin de mettre en exergue le caractère matériel de l’Ordonnance n°03-06, les sujets traités comprennent :
- Acquisition du droit commercial suite à l’enregistrement auprès de l’autorité compétente,
- Motifs de refus d’enregistrement des marques,
- Droits conférés au titulaire de la marque après enregistrement,
- Cession de droits,
- Perte de droits après renonciations, annulation et révocation,
- Marques collectives, et
- Violation des droits et sanctions.

Or, parmi huit (08) chapitres inclus dans l’Ordonnance n°03-06, il y a un (01) seul chapitre qui gère des questions de procédure « pures » dont disposent les propriétaires afin de protéger leurs marques commerciales contre l’usage illicite. L’inclusion du chapitre relatif aux questions de procédure de la protection judiciaire des marques commerciales est insignifiante et montre une fois de plus le caractère matériel de l’Ordonnance n°03-06.

Le législateur algérien afin d’augmenter le niveau de protection accordé aux marques commerciales enregistrées en Algérie, la Loi n°08-09 relative au code de procédure civile et administrative du 25 février 2009 (« CAPC ») prévoit une autre disposition relative à la procédure de saisie provisoire applicable aux droits de la propriété intellectuelle (y compris les marques commerciales) en tant que mesure temporaire pour contrer les effets des produits et biens contrefaits.

L’objet de la présente étude est d’examiné chacune des procédures visant à protéger les marques commerciales en vertu de l’Ordonnance n°03-06 puis de la Loi n°08-09.

I. Section préliminaire.

Avant d’aborder la question de protection des marques commerciales, telle que indiquée ci-dessus, il convient de poser une question préalable concernant les atteintes aux marques commerciales enregistrées :

D’où proviennent-ils les produits et marchandises contrefaits ?

La réponse à cette question est cruciale, dans la mesure où le propriétaire de la marque commerciale, afin de construire la stratégie sur laquelle projette défendre sa propre marque contre les infractions présumées, peut débaucher sur des voies de recours différents :

- Si les marchandises contrefaites se trouvaient déjà sur le territoire douanier algérien, pour quelque raison que ce soit, le titulaire de la marque commerciale ignore comment ont été admises et/ou ont eu accès sur le territoire douanier algérien ou pour la simple raison, lesdites marchandises contrefaites, ont été fabriqués en Algérie, dans ce cas-ci, la procédure envisageable pour la protection de la marque commerciale commence soit par l’activation du dispositif de protection de l’Ordonnance n°03-06 (en tant que protection de droit matériel), soit par la Loi n° 08-09 du CAPC (en tant que protection de droit procédural) voir ci-dessous.

- Si, par contre, les marchandises contrefaites sont en cours d’acheminement sur le territoire douanier algérien par une autre société concurrente ou un importateur, alors le propriétaire de la marque commerciale avant d’utiliser la protection matérielle ou procédurale mentionnée ci-dessus, afin d’empêcher l’admission des marchandises sur le territoire douanier algérien, il existe également une protection provisoire supplémentaire pour les titulaires de marques commerciale, qui peut être obtenue devant le contrôle douanier aux frontières.

1. Mesures provisoires obtenues devant le bureau de douane frontalier.

Selon l’Arrêté du ministère des finances relatif aux modalités de mise en œuvre de l’article 22 de la loi douanière algérienne, du 15 juillet 2002, stipule des mesures particulières à prendre par les titulaires de marques commerciales en cas d’importation portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle. Si le titulaire de la marque commerciale a des informations qu’une expédition de produits importés contrefaits est en cours d’entrée sur le territoire douanier algérien par un contrefacteur présumé, le premier peut demander l’intervention des autorités douanières au port d’arrivée (de déchargement) pour empêcher le contrefacteur présumé faire d’admettre les produits contrefaits sur le territoire douanier.

2. Pétition officielle du propriétaire de la marque commerciale.

L’intervention des autorités douanières est subordonnée à la demande formelle du propriétaire de la marque d’intervenir au port de déchargement et d’intercepter les produits contrefaits à l’arrivée. La demande formelle doit inclure les informations suivantes relatives à la :
- Preuve du titulaire de l’enregistrement de la marque commerciale auprès de l’Institut National Algérien de la Propriété Intellectuelle (« INAPI »),
- Date d’arrivée des produits contrefaits au port de déchargement,
- Liste des produits contrefaits avec description détaillée de chaque article, si nécessaire,
- Identité de l’importateur (personne physique ou morale, d’origine algérienne ou étrangère).

L’autorité douanière, lors du traitement de la demande, peut exiger du propriétaire de la marque commerciale la présentation de garanties couvrant :
- La responsabilité de ce dernier envers l’importateur, s’il s’avère à un stade ultérieur de l’enquête douanière, que les marchandises importées ne portent pas atteinte à la marque du propriétaire, et
- Dépenses des autorités douanières dues au traitement de la demande du contrôle douanier des marchandises importées.

3. Nature juridique du contrôle douanier provisoire.

Toutes les indications suggèrent que l’acceptation, après étude, de la demande du propriétaire de la marque commerciale conduira à l’émission d’un ordre de saisie administrative de la part des autorités douanières du port d’arrivée pour empêcher les marchandises objet de contrefaçon l’admission sur le territoire douanier et la commercialisation desdites marchandises.

La saisie administrative est de nature temporaire et valable seulement dix (10) jours avec possibilité de renouvellement pour un autre délai supplémentaire de même durée, sur demande dûment motivée du titulaire de la marque commerciale. En conséquence, le titulaire de la marque est tenu dans les dix (10) jours ou suivant son renouvellement d’engager une procédure judiciaire devant le tribunal compétent (procédure civile ou pénale). A défaut d’agir dans le délai imparti, la saisie administrative douanière sera levée.

II. Procédure préliminaire et provisoire en vertu de l’Ordonnance n°03-06 relative aux marques du 19 juillet 2006 (en tant que protection de droit matériel).

De manière générale, le droit d’initier une procédure préliminaire et provisoire est étroitement liée à l’existence d’une contrefaçon ou à un danger potentiel de commettre une contrefaçon qui porte atteinte à une marque commerciale.

1. Procédure provisoire sans saisie.

Conformément à l’article 34 de l’Ordonnance n°03-06, en vertu d’une ordonnance sur pied de requête du Président du Tribunal rendu non contradictoirement et unilatéral, le titulaire de la marque commerciale peut procéder, éventuellement avec l’assistance et l’aide d’un expert, à « une description détaillée des produits contrefaits sans saisie » de tels produits, dont le titulaire de la marque commerciale prétend lui causer un préjudice.

Donc, afin d’assurer la rapidité des mesures prises, l’ordonnance du Président du Tribunal est rendue sur simple demande du titulaire de la marque sans la présence physique du contrefacteur potentiel, en tant que défendeur, devant le Président du Tribunal.
Le titulaire de la marque commerciale doit en justifier l’enregistrement, auprès de l’INAPI, faute de quoi la protection demandée sera refusée. Il s’ensuit que les allégations d’infractions à la marque avant son enregistrement formel à l’INAPI ne peuvent pas être poursuivies devant le Tribunal. Toutefois, les comportements et les actes postérieurs à la notification avec copie de l’enregistrement de la marque notifié au contrefacteur présumé peuvent être établis et poursuivis, conformément à l’article 27.1 de l’Ordonnance n°03-06.

Par ailleurs, cette protection judiciaire pourra être étendue aux bénéficiaires du droit exclusif d’exploitation de la marque commerciale. Par conséquent, juridiquement parlant, une telle catégorie a la qualité d’agir pour poursuivre et engager des procédures de la même manière que le titulaire de la marque commerciale, si ce dernier, après notification en bonne et due forme par le bénéficiaire l’informant de l’existence potentielle d’une contrefaçon, n’a pas répondu ou n’a pas pris de mesures pour protéger sa propre marque.

2. Procédure provisoire avec saisie.

Ces procédures sont identiques à celles mentionnées ci-dessus, cependant, puisque la demande du titulaire de la marque commerciale auprès du Tribunal requiert la « saisie de produits contrefaits », le Tribunal peut alors exiger du titulaire de la marque commerciale, en tant que demandeur d’origine algérien ou étranger, la constitution d’une garantie financière ou d’une caution par mesure de précaution contre les effets abusifs ou irréversibles de la procédure engagée par le titulaire.

3. Informations pratiques à inclure dans la demande et étapes à suivre par le demandeur de l’ordonnance du Président du Tribunal (avec ou sans saisie).

S’agissant du premier volet, afin de permettre au Président du Tribunal de parvenir rapidement, autant que possible, à donner suite à l’ordonnance sollicitée, la demande de procédure de saisie provisoire doit contenir les informations suivantes :
- Nom, prénom, profession et domicile du demandeur (pour une personne physique) et raison sociale, adresse sociale et représentant légal (pour une personne morale),
- Nom, prénom et domicile du contrefacteur présumé (pour une personne physique), raison sociale, adresse sociale de l’entreprise et son représentant légal, le cas échéant (pour une personne morale),
- Une brève description de l’objet et des moyens de la demande, ex. la désignation d’un expert énuméré dans la liste des experts assermentés du Tribunal pour se renseigner sur la violation ou la possibilité de commettre une infraction,
- Une brève description des produits à tester et vérifier lors de l’inspection sur le terrain par l’expert désigné en indiquant son nom, sa couleur, son mode de fonctionnement et toute autre caractéristique essentielle du produit,
- La demande doit également contenir tous les documents justifiant la prise de décision. On peut citer par ex. le document certifiant l’enregistrement de la marque auprès de l’INAPI, les statuts et le registre du commerce du demandeur (pour une personne morale), et
- La demande avec les pièces jointes doivent être déposée auprès du bureau du Président du Tribunal.

S’agissant du deuxième volet, il est important que le demandeur observe le respect des indications suivantes :
- En ce qui concerne les questions de compétence et juridiction, techniquement parlant, le Tribunal dans le ressort duquel se trouvent les produits contrefaits (donc où les opérations de saisie doivent être réalisées) est compétent pour recevoir la requête et rendre l’ordonnance demandée.

Par conséquent, il n’est pas possible d’ordonner une mesure globale contre plusieurs infractions car l’ordonnance est liée à une juridiction précise.

Il s’ensuit que si la contrefaçon de la même marque commerciale se produise dans différents lieux (par le même contrefacteur ou par différents contrefacteurs), des ordonnances différentes doivent être sollicitées aux différentes juridictions en fonction du lieu de localisation des produits contrefaits.

- Pour chaque requête déposée devant le Tribunal, le paiement de frais d’enregistrement d’environ 1 500 DZD est exigé, et
- Le Président du Tribunal doit agir, quelques jours après le dépôt de la demande. Cependant, Si ce dernier estime qu’il n’existe pas de prime abord une affaire sérieuse justifiant l’émission de l’ordonnance peut refuser la demande sans être obligé de motiver sa décision.

4. Exécution de l’ordonnance de saisie provisoire par l’Huissier de justice.

- Le propriétaire de la marque après avoir obtenu ladite ordonnance provisoire du Tribunal (avec ou sans saisie), procédera, dans les meilleurs délais, à son exécution par l’aide d’un huissier de justice, éventuellement avec l’assistance d’un expert, s’il a été désigné par l’ordonnance du Tribunal.

- Le rôle de l’expert est d’évaluer la véracité des faits et les arguments avancés par le propriétaire de la marque commerciale. Les honoraires d’expert peuvent varier entre 30 000 et 50 000 DZD.

À la suite des observations recueillies par l’expert désigné lors de l’inspection sur le terrain, en cas d’importation de marchandises contrefaites, les autorités douanières doivent être informées dès que possible, si les marchandises contrefaites se trouvant au port de déchargement (voir Supra).

A ce titre, l’autorité douanière peut procéder à une saisie préventive ou une retenue des produits contrefaits, en attendant un jugement de l’autorité judiciaire compétente sur le fond. La procédure douanière, même temporaire, empêche le propriétaire de produits contrefaits d’être écouler sur le marché locale.

- À la fin de la procédure, une copie du Procès-verbal de saisie des produits ou de description détaillée sera remise au contrefacteur saisi.

- En outre, le maintien de la validité de l’ordonnance de saisie provisoire est subordonné au commencement, dans les délais impartis, d’une action en justice sur le fond de l’affaire devant le juge des affaires civiles ou pénales.

En effet, l’article 35 de l’Ordonnance n°03-06 stipule que : « à défaut par le requérant de s’être pourvu, soit par la voie civile, soit par la voie pénale, dans un délai d’un mois, la description ou la saisie est nulle de plein droit, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés ».

La période d’un (01) mois commence soit à la date à laquelle :
- L’huissier de justice a rédigé le Procès-verbal de saisie ou
- L’expert désigné a soumis son rapport d’expertise au greffe du Tribunal.

Par conséquent, la saisie-description ou la saisie provisoire est validée par un jugement sur le fond.

- L’action de justice sur le fond doit être introduite auprès du Tribunal de première instance, section commerciale, dans le ressort duquel se trouvent les produits contrefaits. Les frais d’inscription sont fixés à 4 500 DZD.

- Par un Procès-verbal de signification à comparaître de l’affaire au fond enregistrée sera notifié par l’huissier de justice au domicile ou au lieu d’implantation du contrefacteur avec au minimum un délai de vingt (20) jours entre la date de notification du Procès -verbal de signification et la date de la 1ère comparution du contrefacteur devant le Tribunal, sous peine d’irrégularité de la procédure.

- Les frais d’huissier de justice pour la notification du Procès-verbal de signification à comparaitre varient entre 3 500 et 4 500 DZD.

- Les procédures devant le Tribunal, section commerciale durent de 2 à 3 mois.

III. Procédure de saisie provisoire des produits contrefaits en vertu de la Loi n°08-09 relative au CPCA du 25 février 2008 (en tant que protection de droit procédural).

Avec la promulgation de la Loi n°08-09, ce dispositif procédural, autorise toute personne qui possède une invention ou une production enregistrée légalement protégée par une marque commerciale de procéder à la saisie provisoire d’échantillons de produits contrefaits, conformément à l’article 650 du CAPC.

1. Étapes de la procédure pour la saisie provisoire de produits contrefaits.

1.1 Demande d’émission d’une ordonnance de saisie provisoire.

Le législateur a habilité le propriétaire de la marque commerciale pour engager une procédure de saisie provisoire contre le propriétaire ou le détenteur de produits contrefaits. Dans ce cas, il doit obtenir une ordonnance de saisie par le biais d’une demande présentée sous la forme d’une requête à l’attention du Président du Tribunal, dans le ressort duquel se trouvent les produits saisis ou le Président du Tribunal du domicile du contrefacteur.

Le Président du Tribunal doit prendre une décision sur la demande de saisie provisoire qui lui est soumise, dans un délai maximum de cinq (05) jours à compter de la date de dépôt de la demande auprès du greffe du Tribunal, conformément à l’article 649.2 du CPCA.

1.2 Signification et notification de l’ordre de saisie provisoire.

Une fois l’ordonnance du Président du Tribunal octroyée, la partie qui a émis pour son intérêt doit soumettre une notification formelle par le biais d’un huissier de justice à la partie contre laquelle l’ordonnance est rendue, conformément à l’article 405 du CPCA.

En conséquence, la personne qui doit être notifiée dans cette procédure est la personne contre laquelle une ordonnance de saisie provisoire a été émise pour obtenir un échantillon de ses marchandises, modèles et produits contrefaits.

La notification officielle de l’ordonnance provisoire concernant la personne physique est établie soit par communication personnelle, soit par l’intermédiaire de membres de la famille vivant avec la personne destinée à être notifiée.

La notification officielle de l’ordonnance provisoire concernant la personne morale doit être faite à l’attention du représentant légal de cette personne morale.

Dans les deux cas, le Procès-verbal de notification des ordres de saisie provisoire établie par l’huissier de justice doit contenir, sous peine d’annulation pour procédure irrégulière, les informations suivantes :
- Nom, prénom, adresse professionnelle, signature et sceau d’huissier de justice,
- Date et heure de notification sous forme de lettre,
- Tous les détails requis de la partie notifiée en tant que personne physique ou personne morale telle que indiquée ci-dessus.

1.3 Exécution des décisions de saisie provisoires.

L’huissier de justice procède à l’exécution de l’ordonnance de saisie provisoire suite à l’établissement d’un Procès-verbal de saisie sur un échantillon d’un produit. Le document officiel doit inclure toutes les informations obligatoires, sous peine de nullité de ce dernier. Il comprend également une description de l’échantillon saisi en fonction de son nom, de sa couleur, de son format.
Une fois cette étape importante de la saisie-description finalisée, l’huissier de justice doit déposer l’emballage scellé contenant l’échantillon du produit au greffe du Tribunal.

2. Conséquences juridiques de l’ordonnance de saisie provisoire sur les produits contrefaits.

2.1 Les produits contrefaits sont sous-contrôle de l’autorité judiciaire.

Les échantillons saisis peuvent être utilisés en tant que preuve matérielle dans le cadre de procédures judiciaires ultérieures pour établir la responsabilité du contrefacteur. En effet, l’un des avantages de rendre une ordonnance de saisie provisoire contre toute personne est d’empêcher cette dernière de dissiper ces produits contrefaits. Ceci dit, dans le cadre du droit des marques, elle sert à préserver la preuve de l’existence d’une infraction contre une marque commerciale enregistrée et empêcher le contrefacteur présumé faire disparaître telle preuve une fois qu’une revendication en substance est initiée.

2.2 Dépôt d’une action judiciaire sur le fond du litige contre le contrefacteur présumé.

La survie des mesures d’ordonnance de saisie provisoire prises par le Président du Tribunal est subordonnée à l’introduction par le titulaire de la marque commerciale d’une action au fond devant le tribunal compétent pour vérifier la validité des mesures prises lors des procédures provisoires.

Une telle réclamation en substance doit être introduite dans les quinze (15) jours suivant l’émission de l’ordonnance de saisie provisoire. À défaut, les mesures précédentes prises dans l’ordonnance de saisie provisoire seront annulées.

Le juge de fond saisi se voit attribuer de pouvoirs étendus pour :
- Accorder des dommages-intérêts pour les pertes subies par le propriétaire à la suite de la violation de son droit exclusif de la marque,
- Ordonner la destruction des produits contrefaits,
- Ordonner le contrefacteur présumé de cesser l’activité qui enfreint le droit du propriétaire de la marque d’exploiter sa marque, et
- Ordonner la révocation ou l’annulation de la propre marque du contrefacteur, si elle a fait l’objet d’un enregistrement frauduleux ou erroné.

3. Innovations introduite par la Loi n°08-09 en tant que protection du droit procédural.

Selon l’article 648 du CPCA, les mesures de saisie provisoire obtenues ou accordées à partir de la procédure de saisie provisoire peuvent être sollicitées avant ou après l’ouverture d’une procédure judiciaire sur le fond :
- En cas de dépôt avant l’action sur le fond, la validation de l’ordonnance de saisie provisoire doit être portée dans les quinze (15) jours suivant l’émission de l’ordonnance de saisie provisoire (comme illustré ci-dessus).
- Dans le cas contraire, qui est une option possible en vertu de l’article 648 du CPCA, si elles sont obtenues après une action sur le fond, la validation de ces mesures provisoires de saisie n’obéit à aucune exigence de délai, sauf que le demandeur doit solliciter la validation de ces mesures devant le même juge (en charge de la demande sur le fond) par le dépôt d’un mémoire additionnel à joindre à la demande principale pour trancher par un seul jugement à l’issue de la procédure.

Par conséquent, la possibilité d’introduire une action sur le fond, puis solliciter des mesures de saisie provisoire dans même cette procédure principale, une situation pareille ne peut éventuellement avoir lieu, en matière de protection des droits de propriété intellectuelle, que dans une seule hypothèse. En effet, le demandeur (en tant que victime d’une contrefaçon) au lieu d’intenter une action en contrefaçon contre le contrefacteur présumé a eu la préférence pour une action en annulation ou en révocation contre la marque enregistrée du contrefacteur.

Sous un autre aspect, les dispositions de la Loi n°08-09, viennent nous confirmer que les marques commerciales et les droits de propriété intellectuelle en générale , en tant que partie intégrante du fonds de commerce du commerçant, peuvent faire l’objet d’une procédure de saisie provisoire par les créanciers du commerçant, pour la satisfaction de leurs droits contre le titulaire de la marque, en tant que débiteur, selon l’article 651 du CPCA.

Conclusion.

Nous sommes d’avis que les questions de procédures contenues dans l’ordonnance n°03-06 relative aux marques étaient une initiative et une étape nécessaire du législateur à cette époque, compte tenue de l’ancienne version du code de procédure civile datée du 1966, qui ne fournit pas une protection adéquate aux titulaires de marques. Le législateur algérien s’est donc senti obliger de prévoir un mécanisme de protection des marques par l’inclusion d’une disposition légale de nature procédurale dans l’Ordonnance n°03-06.

L’introduction de la Loi n°08-09 relative à la CPCA a en effet consolidé, sous différents aspects, le mécanisme existant de protection des marques hérité de l’Ordonnance n°03-06. En conséquence, les deux procédures peuvent être utilisées côte à côte comme un corps juridique uni pour l’amélioration de la protection des marques. À ce titre, les dispositions légales de la Loi n°08-09 viennent de fournir à l’Ordonnance n°03-06 une soupape de secours en suppléant à certaines de ses carences et surmonter les lacunes constatées antérieurement à son adoption en 2008.

Maître Boukider Samir (LL.M International Business Law - ULB Brussels)
Avocat à la cour

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