La cour d’appel fédérale CAFC (Court of Appeals for the Federal Circuit) a sanctionné la société Qualcomm pour ne pas avoir communiqué l’existence de deux de ses brevets US aux membres du groupement Joint Video Team (JVT) pour l’adoption d’un standard de technique de compression de données vidéo.
En première instance, lors de l’action en contrefaçon intentée devant la cour de district (South California) par Qualcomm à l’encontre de Broadcom, ce dernier, membre du groupement JVT, avait déjà fait valoir l’omission de communication par Qualcomm de ses deux brevets US.
La cour de district avait considéré le cas comme exceptionnel au regard du comportement du titulaire des brevets, qui a failli à son obligation de communication prévue par les chartes de conduite relevant du comité JVT et de l’organisation parente. Les chartes visent justement à prévenir le "hold-up" de brevets, et prévoient l’obligation de communiquer l’existence de brevets antérieurs aux chartes par leur titulaire, avec possibilité de les rendre inopposables aux autres membres du comité.
En conséquence de la faute ainsi constatée, la cour de district avait condamné Qualcomm à deux titres :
• Nullité absolue (erga omnes) des deux brevets ;
• Paiement des frais de conseils du défendeur.
La sanction était sévère.
D’abord sur le plan financier quand on connaît le coût des litiges aux Etats-Unis, mais surtout sur le plan juridique puisque Qualcomm se voyait perdre ses droits sur ses deux brevets. Cette nullité absolue est d’autant plus dure que la cour de district n’avait pas remis en cause la validité sur le fond desdits brevets.
Qualcomm, on peut le comprendre, fit appel.
La cour fédérale CAFC approuva le caractère exceptionnel du cas d’espèce compte tenu du comportement fautif de Qualcomm.
Tout en confirmant le principe de la condamnation, notamment au regard du paiement des frais de conseils du défendeur, la cour fédérale, cependant, atténua la sanction relative aux brevets en les déclarant simplement inopposables aux autres membres du comité JVT pour les produits incluant la technique objet du standard H264 en question.
Cette inopposabilité semble plus proportionnée à la faute commise par le titulaire des brevets en cause.
Par ailleurs, il est permis de faire le parallèle avec l’obligation pour les déposants de demandes de brevets américains de communiquer spontanément à l’examinateur de l’office (USPTO) toute antériorité susceptible d’affecter la brevetabilité de l’invention. La sanction de cet oubli peut aller jusqu’à la nullité du brevet.
Aux Etats-Unis, on ne badine pas avec les cachotteries.
Frédéric WAGRET
Conseil en Propriété Industrielle
CAFC, 1er décembre 2008 - Qualcomm/Broadcom
