La procédure d’opposition de marque à l’INPI est courte normalement 6 mois maximum et cependant elle est tout aussi complexe qu’un procès en contrefaçon de marque.
Il est possible de faire opposition à un dépôt de marque avec un avocat spécialiste en propriété intellectuelle ou sans. En effet, contrairement à la procédure d’appel des décisions d’opposition de l’INPI, l’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire pour déposer une opposition, elle est cependant recommandée, car l’apparente simplicité de la procédure d’opposition à l’INPI est trompeuse, les textes à respecter sont nombreux et en cas de non respects, les sanctions sont souvent fatales (voir sur les textes du code la propriété intellectuelle applicables et notre schéma récapitulatif de la procédure [1]).
Le présent article est le complément de notre article précédent « Déposer sa marque à l’INPI ou à l’EUIPO : sept erreurs à ne pas commettre » et a pour objet de relever les erreurs les plus communes concernant la procédure d’opposition de marque devant l’Office des marques français (INPI) qui peuvent rendre vaine une procédure d’opposition, comme par exemple lorsque celle-ci est irrecevable ou qu’elle n’atteint pas le but désiré.
La procédure d’opposition des marques françaises à l’INPI (voir les précisions sur le site de l’INPI) est valable uniquement pour les dépôts de marque français (marque visant la France seule ou marque visant la France et la Polynésie française) ou les dépôts de marque internationaux visant la France.
Il existe de nombreuses règles propres à la procédure d’opposition devant l’INPI. La Chambre commerciale de Cour de cassation dans un arrêt n° 13-15.489 a indiqué que « la procédure d’opposition à l’enregistrement d’une marque est régie par des règles propres, exclusives de l’application des dispositions du Code de procédure civile » et qu’il n’est pas nécessaire qu’il y ait un grief pour que l’opposition qui avait été établie sous le nom commercial d’une société au lieu de sa dénomination sociale soit jugée irrecevable.
De même, il n’est pas prévu de possibilité de régulariser une erreur.
La Chambre commerciale de Cour de cassation dans un arrêt n° 05-21.134 du 30 mai 2007 a rappelé « que le directeur de l’INPI ne tient d’aucune disposition le pouvoir d’inviter l’opposant à régulariser un acte d’opposition non conforme aux exigences posées par les règlements pris en application de l’article L. 712-5 du Code de la propriété intellectuelle, » et donc « qu’en l’absence de production, à l’appui de l’acte d’opposition, d’une copie, dans son dernier état, de la marque antérieure, l’opposition fondée sur cette marque est irrecevable ».
La vigilance est donc nécessaire.
1- Le délai pour faire opposition à l’INPI est de deux mois à partir de la publication de la marque au BOPI.
Le délai pour faire opposition à l’INPI contre une demande de marque française est de deux mois suivant la date de publication du dépôt de marque au BOPI (Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle) que l’on souhaite contester.
Un retard même d’un jour suffit pour rendre l’opposition irrecevable devant l’Office des marques français.
La computation des délais pour la procédure d’opposition est expliquée clairement dans l’extrait ci-dessous de la décision du 18 juin 2019 – Opposition 2019-0665 – Décision devenue définitive le 20 juillet 2019.
Sur la recevabilité de l’opposition :
Considérant que l’article L. 712-3 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que « pendant le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, toute personne intéressée peut formuler des observations auprès du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle » ;
Que l’article L. 712-4 du code précité dispose que « pendant le délai mentionné à l’article L. 712-3, opposition à la demande d’enregistrement peut être faite auprès du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle par le propriétaire d’une marque enregistrée (...) ;
Qu’enfin, aux termes de l’article R. 712-15 du code précité « est déclarée irrecevable toute opposition soit formée hors délai soit présentée par une personne qui n’avait pas qualité, soit non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14 et à la décision mentionnée à l’article R. 712- 26 » ;
Qu’en l’espèce, la demande d’enregistrement contestée ayant été publiée au bulletin officiel de la propriété industrielle n° 18/50 du 14 décembre 2018, une procédure d’opposition pouvait être engagée à son encontre jusqu’au 14 février 2019 inclus ;
Que si l’opposition a été reçue le 14 février 2019 ;
Qu’ainsi, et contrairement à ce que soutiennent les déposantes, la société opposante a respecté la condition de délai imposée par les textes susvisés ;
Considérant ainsi, que l’opposition a été formée dans les délais et est recevable. »
Lorsque le délai expire un jour férié ou un samedi ou un dimanche, le délai est prorogé au jour suivant (voir ci-après l’extrait de la décision de l’INPI du 10 juillet 2019 dans l’opposition 1-2197).
Sur la recevabilité de l’opposition :
« Considérant que l’article R. 712-15 du Code de la propriété intellectuelle dispose qu’« est déclarée irrecevable toute opposition (...) formée hors délai... » ;
Qu’en vertu de l’article L. 712-3 du Code de la propriété intellectuelle, le délai ouvert pour former opposition à l’encontre d’une demande d’enregistrement de marque française est de deux mois à compter de sa publication ;
Qu’en l’espèce, la demande d’enregistrement, objet de l’opposition, a été publiée dans le BOPI n° 19/22 NL du 1er mars 2019 ;
Que le délai pour former opposition expirait donc le 2 mai 2019, le 1er mai 2019 étant un jour férié ;
Que toutefois, l’opposition n’a été formée que le 16 mai 2019, de sorte qu’elle a été formée hors délai ;
Qu’en conséquence, les conditions de recevabilité de l’opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition doit être déclarée irrecevable. »
La Chambre commerciale de Cour de cassation dans un arrêt n° 10-10.495 du 7 décembre 2010 a jugé « que dans le cadre d’une procédure d’opposition à l’enregistrement d’une marque, aucun relevé de déchéance, faute de respect d’un délai par l’opposant, n’est recevable ».
Le délai pour faire opposition à l’INPI est de deux mois. Il est à noter qu’il ne faut pas le confondre avec le délai de trois mois pour faire opposition à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (voir à ce sujet notre FAQ sur les différents délais dans la procédure d’opposition [2]).
Ce délai ne peut pas faire l’objet d’une extension et l’ensemble des documents fondant l’opposition doivent être adressés avant son expiration.
Le respect des délais est donc primordial, même si des solutions existent cas de non-respect de ces délais comme vu ci-dessous. Mais encore faut-il que l’opposition soit faite par une personne ayant qualité pour agir.
2- L’avocat peut représenter toute partie sans formalité.
L’avocat n’a pas besoin d’un mandat particulier ou d’un pouvoir pour représenter une personne physique ou une personne morale dans une opposition de marque à l’INPI.
Les seuls professionnels habilités à représenter sans justificatif une société ou une personne physique sont les avocats et les conseils en propriété industrielle.
Une assistante de direction ne peut pas valablement déposer une opposition de marque sur le fondement d’une marque appartenant à une personne physique même s’il s’agit du président de la société dans laquelle elle travaille.
L’opposition déposée par une personne n’ayant pas le pouvoir de représenter le titulaire des droits antérieurs est irrecevable (Voir extrait de la décision de l’INPI en date du 3 septembre 2019 portant le numéro OPP 19-3058/PAB) :
« Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article R. 712-13 du code de la propriété intellectuelle, « L’opposition à enregistrement [...] peut être présentée par la personne physique ou morale opposante agissant personnellement ou par l’intermédiaire d’un mandataire remplissant les conditions prévues à l’article R712-2 ». Il résulte des dispositions des articles R712-2 et L422-4 et 5 qu’un conseil en propriété industrielle ou un avocat est habilité à représenter tout titulaire de marque dans le cadre de la procédure d’opposition ;
Qu’en l’espèce, la rubrique « Signataire » du récapitulatif d’opposition à enregistrement mentionne Magali T est la signataire de ce document, avec la mention « opposant pour » ;
Que Mme Magali T n’ayant pas la qualité de mandataire au sens des dispositions précitées, elle ne peut donc pas signer l’acte d’opposition ;
Que suite au projet d’irrecevabilité, Mme Magali T indique sa qualité d’assistante de direction stratégique et précise qu’elle peut à ce titre « signer ce type de document administratif » ;
Que toutefois, l’opposition ayant été formée au nom d’une personne physique (M. Nicolas C) et non pas au nom de la société CUST’Home PACA, cette circonstance ne saurait être de nature à lever l’irrecevabilité de l’opposition.
Considérant qu’est inopérante l’argumentation présentée par la société CUST’Home PACA suite au projet de décision et tenant notamment à la bonne foi de Mme Magali T et aux circonstances dans lesquelles la présente opposition a été formée, ces éléments étant extérieurs à la procédure d’opposition.
Considérant, en conséquence, que les conditions de recevabilité de l’opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et que la présente opposition doit être déclarée irrecevable. »
3- Une opposition de marque doit être fondée sur des droits antérieurs.
Même si cela semble évident, il faut toujours utiliser une marque qui est antérieure.
On tiendra compte en particulier des délais de priorité qui peuvent complexifier la situation. On rappellera qu’un déposant peut se prévaloir de la date de son premier dépôt d’une marque et en revendiquer la priorité si le dépôt ultérieur est effectué dans un délai de 6 mois suivant le premier dépôt.
La priorité portera uniquement sur les produits et services visés par le premier dépôt et les deux marques doivent couvrir le même signe et appartenir au même titulaire.
4- Une opposition de marque à l’INPI ne peut être fondée que sur une seule marque.
Le mieux est l’ennemi du bien : il n’est possible que d’utiliser un seul fondement.
Lorsqu’une opposition est fondée sur plus d’une marque, elle est irrecevable (voir ci-après l’extrait de la décision de l’INPI du 15 juillet 2019 concernant l’opposition 2019-2849) :
« Considérant que l’article R. 712-15 du Code de la propriété intellectuelle dispose qu’« est déclarée irrecevable toute opposition [...] non conforme aux conditions prévues [...] par la décision mentionnée à l’article R 712-26 ».
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article R. 712-14 du Code de la propriété intellectuelle, l’opposition précise « ... L’identité de l’opposant, ainsi que les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits » ;
Que, l’article R. 712-26 précise que « Les conditions de présentation de la demande et le contenu du dossier sont précisés par décision du directeur général de l’Institut National de la propriété industrielle, notamment en ce qui concerne (...) 2° L’opposition prévue à l’article R. 712-14 (...) » ;
Qu’à cet égard, l’article 6 I. de la décision du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle n° 2016-69 du 15 avril 2016 prévoit qu’ « une opposition ne peut être fondée que sur un seul droit antérieur visé à l’article L. 712-4 du code de la propriété intellectuelle » ;
Qu’en l’espèce l’opposition a été présentée sur la base de deux droits antérieurs : deux marques françaises […].
Considérant en conséquence, que les conditions de recevabilité de l’opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition encourt l’irrecevabilité. »
L’INPI juge irrecevables les oppositions fondées sur plus d’un droit. Il n’est pas possible de payer la redevance manquante pour régulariser et faire deux oppositions.
Le fondement le plus souvent utilisé est une marque antérieure, mais les collectivités territoriales peuvent agir sur d’autres fondements à condition de n’en invoquer qu’un seul par opposition.
Il est possible de déposer plusieurs oppositions fondées sur chaque fois une seule marque, mais il faudra payer une redevance pour chaque opposition.
A la date d’écriture du présent article, la redevance est de 325 euros par opposition pour l’INPI.
5- L’opposition à l’INPI contre un dépôt de marque ne permet pas de s’opposer avec succès sur le fondement de l’article L 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle pour des produits et des services qui ne sont pas similaires.
La renommée ou notoriété d’une marque permet, devant le Tribunal de grande instance et les juridictions françaises, d’obtenir l’annulation de marque qui porte sur des produits ou des services non similaires dans la mesure où ces produits ou services portent atteinte à la notoriété d’une marque antérieure (voir par exemple l’annulation de la marque MUST pour des chewing-gums sur le fondement de la marque antérieure MUST couvrant les bijoux par la société Cartier (voir Cour d’Appel de Paris 29 septembre 2004 RG 03/18019).
Cette faculté n’existe pas dans le cadre de la procédure d’opposition et l’INPI ne peut pas rejeter un dépôt de marque sur la base d’une marque antérieure renommée pour des produits et services qui ne sont pas similaires.
6- Invoquer des faits extérieurs à l’opposition est dépourvu de pertinence devant l’INPI.
L’INPI ne prend pas en compte les faits extérieurs à l’opposition, c’est-à-dire tout acte illicite tel que la concurrence déloyale, la violation d’un contrat ou d’une obligation spécifique.
La procédure d’opposition vise uniquement à comparer les deux marques en présence.
La pratique de l’INPI est donc différente de celles des juridictions pour l’appréciation du caractère contrefaisant ou non de l’usage d’un signe. En effet, depuis la décision de la Cour de Justice de l’Union européenne dans l’arrêt Specsaver du 18 juillet 2013, le contexte d’utilisation du signé argué de contrefaçon doit être pris en compte par les juridictions françaises pour apprécier la similarité.
La CJCE a rappelé que :
« S’agissant, en premier lieu, de l’examen du risque de confusion au sens de l’article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (voir, notamment, arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C 251/95, Rec. p. I 6191, point 22 ; du 6 octobre 2005, Medion, C 120/04, Rec. p. I 8551, point 27, et du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C 334/05 P, Rec. p. I 4529, point 34). […]
« Il découle en outre de la jurisprudence de la Cour que ces appréciations doivent tenir compte du contexte précis dans lequel le signe prétendument similaire à la marque enregistrée a été utilisé » (voir en ce sens, s’agissant de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 89/104, arrêt du 12 juin 2008, O2 Holdings et O2 (UK), C 533/06, Rec. p. I 4231, point 64).
7- L’INPI ne peut ni accorder de dommages et intérêts ni faire d’injonction.
La procédure d’opposition à l’INPI est relativement simple, mais elle ne permet d’obtenir ni le remboursement des frais d’avocat ou de la taxe d’opposition, ni d’obtenir des dommages et intérêts.
Elle ne permet pas non plus d’obtenir une injonction sous astreinte de ne pas continuer à utiliser la marque. De plus, en cas de négociation entre les parties, le temps est contraint et la procédure rigide. Seule une suspension de 3 mois peut être demandée au maximum deux fois de suite. Le délai total de la suspension selon un accord entre les deux parties est limité à 6 mois (voir sur les aspects procéduraux notre article sur L’opposition de marque à l’INPI [3]).
Conclusion :
La sanction d’une irrégularité durant la procédure d’opposition à l’INPI est très souvent l’irrecevabilité. Il n’existe pas de procédure permettant de rectifier une erreur. Cependant, la procédure d’opposition à l’INPI est optionnelle, le titulaire d’une marque peut toujours préférer une action en contrefaçon devant le Tribunal de Grande Instance.
La Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 19 janvier 2001 (RG 2000/06126) a rappelé que :
« l’appelante ne saurait faire grief à l’intimée de ne pas avoir diligenté une procédure d’opposition dès lors que celle-ci est une simple faculté offerte au titulaire d’une marque antérieure ; »
La meilleure stratégie pour faire valoir ses droits doit être déterminée au cas par cas et la procédure d’opposition n’est pas la seule option et peut être adaptée ou non selon des cas de l’espèce. La meilleure défense et le meilleur conseil pourront être donnés par l’avocat qui est compétent pour les deux types de procédures et ainsi conseiller en toute indépendance.
Les particularités de la procédure d’opposition de l’INPI doivent être prises en compte dans le choix de faire appel ou non à un avocat spécialiste en propriété intellectuelle pour faire une opposition de marque à l’INPI.
