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Brand squatting : appropriation frauduleuse d’un titre de propriété industrielle. Par Laurent Thibault Montet, Docteur en Droit.
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Parution : lundi 16 octobre 2023
Adresse de l'article original :
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Une marque est constituée d’un élément ou d’un ensemble d’éléments qui peuvent être de types très variés (verbale, figuratif, dimensionnelle (2D, 3D…), sonore, mouvement, multimédia, position façon spécifique de son emplacement sur le produit…), couleur, holographique ; voir l’article La marque : un signe distinctif protégé par la loi. Par Arnaud Soton, Avocat.). En tout état de cause, ces éléments (combinés ou pas) ont vocation à permettre de différencier les produits ou services qu’offres une personne (physique ou morale) par rapport à ceux de concurrents.
En outre, en quelque sorte, la marque est également un signe de ralliement de la clientèle fidélisée aux biens (produits ou services) qui en est estampillés [1].
A ce titre, la marque, du fait de la notoriété qui lui est associée, est un actif incorporel non négligeable pour son titulaire (Voir l’article Biens immatériels et liquidation judiciaire Biens immatériels et liquidation judiciaire. Par Laurent Thibault Montet, Docteur en Droit.) et peut, de ce fait, susciter la convoitise de tiers mal intentionnés. Durant un certain temps sur le fondement du principe « fraus omnia corrumpit » puis, depuis la loi de transposition [2] du 4 janvier 1991, le Législateur, notamment avec l’article L712-6 du Code de la propriété intellectuelle, institue un cadre de protection contre le « brand squatting ».
Conformément à l’article L712-1 du Code de la propriété intellectuelle, la marque enregistrée [3] auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) est un titre de propriété industrielle. Ce dernier octroie un droit à son titulaire ou ses cotitulaires (en cas de copropriété) sur une marque à l’issue de la validation par l’INPI de la procédure d’enregistrement [4].
Dès lors que cette formalité légale a été souscrite avec succès, elle confère au déposant (ou à celui pour le compte duquel le dépôt a été réalisé) un droit de propriété [5] sur cette marque pour les produits ou/et services qui y sont associés. Toutefois, ce droit s’exerce sans préjudice des droits acquis par les tiers (en l’occurrence l’utilisateur d’une dénomination sociale, ou d’une raison sociale, et/ou encore d’un nom d’enseigne, et/ou un nom de domaine non enregistré à l’INPI.) avant la date de dépôt ou la date de priorité de cette marque [6]. C’est, dans une certaine mesure, dans cet interstice que se pose la question du « brand squatting » [7].
Une marque peut être une aubaine financière cruciale dans la mesure où il s’agit du signal d’appel et de fidélisation (voire une addiction [8]) aux biens (produits ou/et services) qui y sont associés. En outre, elle identifie la synthèse des valeurs techniques (qualité des biens…) et sociales (intégrité de la chaîne de valeur…) portées par l’entreprise et, par voie de conséquence, la marque matérialise l’attachement émotionnel de la clientèle. Dès lors, il est important d’avoir à l’esprit que la valeur vénale de la marque est indissociable de la notoriété (réelle ou supposée) acquise par l’entreprise. Ainsi, la marque est le premier produit de l’entreprise. À ce titre, la ou les personnes (physiques ou morales) doivent être particulièrement vigilantes sur cet aspect mercantile de la marque au risque qu’elle fasse l’objet d’une appropriation frauduleuse par un tiers spéculateur, c’est-à-dire une personne autre que le détenteur légitime (ou son mandataire) qui réalise des opérations d’enregistrement à l’INPI pour tirer profit des variations de la notoriété de ladite marque.
Le « brand squatting » doit être définit comme étant l’appropriation d’une marque par un personne qui en est pas le producteur [9] ni le représentant habilité de ce dernier [10]. Ainsi, le « brand squatter » [11] est surtout caractérisé par sa mauvaise foi [12]. Cette dernière réside principalement dans la volonté du « brand squatter » de devancer [13] le producteur de la marque (qu’elle ait ou pas commencé à être utilisée) en réalisant avant lui la procédure d’enregistrement. Ainsi, d’une manière ou d’une autre, le « squatteur de marque » à pleinement conscience [14] que le bien (futur ou présent) dont il s’approprie l’exclusivité dispose d’ores et déjà d’un détenteur légitime [15].
C’est là le stigmate de la mauvaise foi. En effet, cette dernière est l’attitude délibérée (voire le trait de caractère) par laquelle une personne méconnaît une réalité manifestement incontestable ou/et dont il a pleinement conscience. Dès lors, la mauvaise foi est un élément constitutif du « brand squatting » mais ne suffit pas à elle seule. Elle doit être aggravée par la fraude [16] et l’intention de nuire [17] à autrui.
La fraude est un « acte qui a été réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu ou réalisé avec l’intention d’échapper à l’exécution des Lois » [18]. Autrement-dit, il s’agit soit de détourner la loi soit de la contourner afin d’obtenir un bien et/ou un avantage non dû. Ainsi, si la mauvaise foi n’implique pas nécessairement une situation de fraude ; cette dernière implique nécessairement un certain degré de mauvaise foi.
Ce qui fait que dans le contexte du « brand squatting », le juge les utilise comme des synonymes [19]. La convergence de ces notions ne s’arrête pas là. À l’instar de la mauvaise foi [20], la fraude ne se présume pas. Dès lors, celui qui l’excipe doit apporter les éléments matériels qui sont constitutifs de son existence [21]. En effet, il s’agira pour la victime de mettre en relief un faisceau d’indices tenant au degré de similitude entre les signes distinctifs, le degré de similitude entre les biens (si le « brand squatter » s’en sert), la notoriété du « signe squatté », la connaissance de l’usage antérieure ou de l’intention d’usage, la similitude entre les activités (si le « brand squatter » à une activité réelle), le détournement de la législation en matière d’enregistrement de marque à des fins étrangères à la finalité du dispositif légal…
Ainsi, en l’absence de mauvaise foi, pas de fraude ; en l’absence de fraude, pas de « brand squatting » [22]. Il est également possible d’ajouter qu’en l’absence de fraude, il n’y a pas d’intention de nuire (et vice-versa).
En effet, la Cour de cassation [23] et l’INPI [24] déduisent la fraude de l’intention de nuire [25] ou de la mauvaise foi ; alternativement, dès lors que l’un des trois est caractérisé par la partie qui l’allègue (Voir notamment l’article Droit des marques : Frédéric Truskolaski l’emporte sur ’Entreprendre’. Par Alexandre Blondieau, Avocat.).
Cela étant dit, il ne faut pas pour autant en conclure qu’il y a « brand squatting » qu’en cas de contexte frauduleux car l’alinéa 2 de l’article L712-6 du Code de la propriété intellectuelle s’intéresse au cas de « squattage de marque » (brand squatting) par un squatteur (brand squatter) de bonne foi. La victime d’une telle pris en possession dispose d’un délai de cinq ans pour agir contre le possesseur de bonne foi ; passé ce délai, elle est forclose, sauf à prouver la fraude.
La victime du « brand squatting » n’est, normalement, pas désarmée contre cette situation. Selon le contexte du squat, la victime dispose soit de la possibilité de mettre en œuvre une action en revendication [26] soit de bénéficier d’une nullité [27] ou encore mettre en œuvre la faculté d’opposition [28].
L’opposition à l’enregistrement d’une marque et la nullité de l’enregistrement sont des recours dont l’analyse est, en première instance, attribuée à l’INPI [29].
L’opposition [30], permet à celui qui l’excipe de solliciter l’arrêt de l’enregistrement d’une nouvelle marque si le demandeur démontre une atteinte à ces droits (Voir notamment l’article Que faire en cas d’opposition à l’enregistrement de ma marque ? Par François Godfrin, Avocat.) [31]. L’opposition doit être formulée en ligne dans les deux mois à compter de la publication de la demande d’enregistrement au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle (BOPI) ou, le cas échéant, à compter de la publication à la gazette des marques internationales de l’OMPI. Si l’opposition est fructueuse, la demande d’enregistrement litigieuse sera rejetée. En cas contraire, c’est-à-dire si l’opposition est rejetée, la décision de l’INPI peut être contestée auprès de l’une des cours d’appel compétentes.
S’agissant de l’action en nullité (Voir notamment l’article La nouvelle procédure en nullité de marque devant l’INPI. Par Nathalie Dreyfus, CPI.), elle est soumise à l’Institut national de la propriété industrielle (art. L716-5 du Cpi.) lorsqu’elle est fondée sur l’article L711-2 notamment le 11° (« Une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur »), sur l’article L711-3.III (« Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque dont l’enregistrement a été demandé par l’agent ou le représentant du titulaire d’une marque protégée dans un Etat partie à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, en son propre nom et sans l’autorisation du titulaire à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie sa démarche ») ou l’art. L715-4 ou encore sur l’art. L715-9 du Code de la propriété intellectuelle. Autrement dit, l’INPI [32] est exclusivement compétent pour analyser les demandes de nullité formées à titre principal sur des motifs absolus de nullités (cas du « brand squatting ») et sur les motifs relatifs liés notamment aux signes distinctifs (marque antérieure, dénomination sociale, nom commercial, enseigne, nom de domaine, nom d’une entité publique) et aux signes territoriaux (nom des collectivités territoriales et des EPCI, appellations d’origine et indications géographiques).
Sauf démonstration de la mauvaise foi (cas du « brand squatting »), l’action se prescrit par cinq ans à compter de la date d’enregistrement [33]. En tout état de cause, si l’action en nullité est reconnue, elle prend effet rétroactivement à la date de son dépôt. La nullité prononcée peut être partielle ou totale.
Contrairement à l’opposition, l’action en revendication ne consiste pas à solliciter l’interdiction de l’enregistrement litigieux. Elle ne consiste pas non plus, contrairement à l’action en nullité, à en solliciter la « destruction » rétroactive. En effet, l’action en revendication [34] à pour finalité de faire bénéficier au propriétaire légitime du transfert des droits sur la marque (et, du paiement des redevances) dont il a été spolié par l’action frauduleuse (Voir notamment l’article L’appréciation de la mauvaise foi du déposant dans le cadre de l’action en revendication de marque. Par Jonathan Elkaim, Avocat. et Revendication d’ancienneté de marques. Par Manuel Roche, CPI) du « brand squatter » ou (dans le délai imparti par l’alinéa 2 de l’article L712-6 du Code de la propriété intellectuelle, c’est-à-dire 5 ans.) par le possesseur de bonne foi.
Laurent Thibault Montet Docteur en droit https://www.linkedin.com/in/montet-laurent-thibault-51b01a10a http://www.motsdunjuriste.fr/[1] Art. L711-1 du Code de la propriété intellectuelle.
[2] Loi n° 91-7 du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de service.
[3] Il existe des dispositifs d’identification tels qu’une dénomination sociale, ou une raison sociale, ou/et une enseigne, ou/et un nom de domaine qui, à l’instar d’une marque sont associées à un produit ou/et un service. Cependant, bien que permettant de constituer une antériorité d’utilisation, l’absence d’enregistrement à l’INPI, ne les autorisent pas à être un titre de propriété industriel.
[4] Art. R712-1 à D712-30 du Code de la propriété intellectuelle.
[5] Art. L713-1 du Code de la propriété intellectuelle.
[6] Art. L711-3.I 3° et 4° du Code de la propriété intellectuelle.
[7] Traduction littérale : Squattage de marque.
[8] Illustration du propos : visualisez les longue file d’attente pour l’acquisition de certains produits de type smartphone, par exemple.
[9] une marque est un produit. Elle est le résultat de phases de conception et de concrétisation. C’est un produit vivant dynamique qui absorbe et synthétise la notoriété (avantageuse ou pas) de l’entreprise qu’elle identifie.
[10] Art. L711-2, L711-3.III, L712-4-1.9°, L712-6 du Code de la propriété intellectuelle.
[11] Traduction littérale : Squatteur de marque
[12] Cass. 2e Chb., civ., 23 octobre 2012, pourvoi n°11-14.557 : un partenaire déchu qui fait déposer le terme « e-soleau » au détriment de l’INPI.
[13] Cass. 2e Chb., civ., 23 octobre 2012, pourvoi n°11-14.557 : un partenaire déchu qui fait déposer le terme « e-soleau » au détriment de l’INPI. TGI de Paris du 13 octobre 1998, annales "propriété industrielle" 1999, p.87.
[14] CJCE, affaire n°C-529/07 du 11 juin 2009 « Lindt » (s’agissant de la marque européenne) : « l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi du demandeur[…], la juridiction nationale est tenue de prendre en considération tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce et existant au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque […] et notamment : le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé […] ». Cass., com., du 12 juillet 1976, pourvoi n°75-12.734 : « […] mais attendu que la cour d’appel relève que la société la X… qui exerçait le négoce des chaussures, utilisait cette dénomination a titre de nom commercial, de raison sociale et d’enseigne depuis le 17 mars 1966, soit antérieurement au dépôt de la marque la X… par M… le 5 avril 1967 ; que l’arrêt déféré précise qu’M… était parfaitement informe à la fois de l’usage à Toulouse de la dénomination la X… par la société de ce nom que de l’ouverture imminente par cette dernière d’une succursale à Montpellier, lorsqu’il a déposé la marque précitée […] ».
[15] Cass., com., 19 décembre 2006, (pourvoi n°05-14.431) : « […] l’annulation d’un dépôt de marque, pour fraude, ne suppose pas la justification de droits antérieurs de la partie plaignante sur le signe litigieux, mais la preuve de l’existence d’intérêts sciemment méconnus par le déposant […] ».
[16] Cass., com., 17 mars 2021 janvier 2017, pourvoi n°15-15.750 : « Toute marque déposée en fraude des droits d’autrui étant nécessairement déposée de mauvaise foi, la jurisprudence des juridictions françaises, antérieure et postérieure aux directives précitées, selon laquelle l’annulation d’une marque déposée en fraude des droits d’autrui peut être demandée, sur le fondement du principe « fraus omnia corrumpit » combiné, depuis la loi de transposition du 4 janvier 1991, avec l’article L712-6 du Code de la propriété intellectuelle, s’inscrit dans le cadre des motifs d’annulation prévus auxdits articles 3, paragraphe 2, sous d), et 4, paragraphe 4, sous g), de la directive 89/104 et de la directive 2008/95. Cette jurisprudence, ancienne et constante, satisfait aux exigences qui découlent de la jurisprudence de la Cour de justice en matière de transposition des directives ».
[17] Cass., com., 11 janvier 2017, pourvoi n°18-19.774 : « Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si, en procédant à ces dépôts, la société Heben Music n’avait pas cherché à s’approprier la dénomination du personnage « Bébé Lilly », privant ainsi M. X... de toute possibilité d’exploiter ce dernier dans l’exercice de son activité et de développer des œuvres le mettant en scène […] ».
[18] Dictionnaire juridique de Serge BRAUDO, Conseiller honoraire à la Cour d’appel de Versailles.
[19] Cass., com., 9 mars 1993, pourvoi n°91-13.128. Cass., com., 7 mars 1984, pourvoi n°82-11.103.
[20] Art. 2268 du Code civil : « La bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver ».
[21] Cass., com., 3 février 2015, (pourvoi n°13-18.025). Cass., com., 13 février 1996, (pourvoi n°94-10.421). Cass., com., 14 décembre 1999, (pourvoi n°97-19.208).
[22] Cour d’appel de Paris, 11 décembre 2009, 2008/07886 : « Considérant toutefois que le caractère frauduleux, au sens de l’article L712-6 du CPI ne saurait résulter du seul nombre des marques déposées et de la stratégie évidente du déposant de s’inscrire dans le sillage de La Poste et de ses services au moment où le marché s’ouvrait à la concurrence ; qu’il suppose en effet que les dépôts aient été faits en violation des droits d’un tiers avec l’intention de les opposer à ce dernier pour lui nuire ; que telle n’est pas la situation de l’espèce, la société X… voulant développer une offre de services comparable à l’opérateur public sur un marché qui s’ouvrait à la concurrence ». également la Cass., com., 3 février 2015, (pourvoi n°13-18.025) : « […] l’expression « bateaux mouches » pour désigner une activité de transport de voyageurs sur la Seine a été couramment utilisée depuis le milieu du XIXe siècle et a connu un succès tel qu’elle a pris un caractère quasi générique pour désigner une activité de même nature sur d’autres cours d’eau, en France et à l’étranger ; qu’il retient que le public concerné, à savoir celui des touristes visitant Paris et désireux de contempler ses monuments au fil d’une croisière sur la Seine, guidé dans ce désir par des ouvrages spécialisés, ne sera pas conduit à réserver exclusivement cette expression à l’entreprise qui l’a introduite dans sa dénomination sociale et se l’est appropriée comme enseigne ; qu’en l’état de ces appréciations, faisant ressortir que la dénomination de la société n’avait pas acquis par l’usage un caractère distinctif ni une certaine notoriété […] ».
[23] Cass., com., 17 mars 2021, (pourvoi n°18-19.774) : « Toute marque déposée en fraude des droits d’autrui étant nécessairement déposée de mauvaise foi, la jurisprudence des juridictions françaises, antérieure et postérieure aux directives précitées, selon laquelle l’annulation d’une marque déposée en fraude des droits d’autrui peut être demandée, sur le fondement du principe « fraus omnia corrumpit » combiné, depuis la loi de transposition du 4 janvier 1991, avec l’article L712-6 du Code de la propriété intellectuelle, s’inscrit dans le cadre des motifs d’annulation prévus auxdits articles 3, paragraphe 2, sous d), et 4, paragraphe 4, sous g), de la directive 89/104 et de la directive 2008/95. Cette jurisprudence, ancienne et constante, satisfait aux exigences qui découlent de la jurisprudence de la Cour de justice en matière de transposition des directives ».
[24] Décision du directeur général de l’INPI du 30 août 2021 n°NL21-0057 : « […] En conséquence, la validité de la marque contestée doit être appréciée au regard de la loi n°92-597 du 1er juillet 1992 dans sa version en vigueur au jour du dépôt de cette marque. […] Ainsi, conformément à l’adage « fraus omnia corrumpit » ainsi qu’à la jurisprudence (notamment Cass. Com. 25 avril 2006, pourvoi n°04-15641), peut être déclaré nul l’enregistrement d’une marque déposée de mauvaise foi. […] A cet égard, la Cour de cassation a pu préciser que, toute marque déposée en fraude des droits d’autrui étant nécessairement déposée de mauvaise foi, la jurisprudence française selon laquelle l’annulation d’une marque déposée en fraude des droits d’autrui peut être demandée, sur le fondement du principe « fraus omnia corrumpit » combiné avec l’article L712-6 du Code de la propriété intellectuelle, satisfait aux exigences qui découlent de la jurisprudence de la Cour de justice en matière de transposition des directives sur ce motif d’annulation (Cass. Com. 17 mars 2021, 18-19.774) ».
[25] Il s’agit de l’intention délibérée, quel que soit le mobile et le support de passage à l’acte, de causer un dommage à autrui.
[26] Article L712-6 du Code de la propriété intellectuelle.
[27] Articles L711-2.11°, L711-3.III, L715-4, L715-9 et L714-3 du Code de la propriété intellectuelle.
[28] Art. L712-4 du Code de la propriété intellectuelle : « Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle à l’encontre d’une demande d’enregistrement en cas d’atteinte […] » d’un droit antérieur.
[29] Art. L712-4 (pour l’opposition) et L716-2 à L716-2-8 et L716-5 (pour la nullité) du Code de la propriété intellectuelle. Pour l’action en nullité, il y a une distribution de compétence entre l’INPI (art. L712-2 et L716-5 du Code de la propriété intellectuelle) et les tribunaux judiciaires selon le fondement de la saisine à fins de nullité.
[30] INPI, Décision n°2019-158 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
[31] Lire également : « La jurisprudence récente en matière d’opposition » Par Marianne Cantet et Mathilde Junagade ; dans « Propriété industrielle » - Revue mensuelle Lexisnexis Jurisclasseur - avril 2016.
[32] INPI, Décision n°2020-35 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.
[33] Art. L716-2-7 du Code de la propriété intellectuelle. Cass., com., 13 octobre 2009 (pourvoi n°08-12.270). Cass., com., 8 juin 2017 (pourvoi n°15-21.357).
[34] Art. L712-6 du Code de la propriété intellectuelle.